Squattage de DPI

Le “Patent Squatting” et le “Trademark Squatting” (parfois appelés “Squattage de DPI”) désignent la pratique par laquelle des individus ou des entreprises déposent des brevets ou des marques—généralement des marques étrangères bien connues—avant que le propriétaire ou l’inventeur légitime n’ait l’occasion de le faire. Cela entraîne souvent des litiges juridiques, des extorsions à l’encontre des véritables propriétaires, ou des difficultés pour les entreprises étrangères qui tentent d’entrer sur le marché chinois.

“Trademark Squatting” en Chine

“Trademark Squatting” survient lorsqu’une personne ou une entité (souvent sans lien avec le véritable propriétaire de la marque) dépose une marque étrangère connue ou non déposée, dans l’intention de la revendre au propriétaire légitime ou d’empêcher ce dernier de l’utiliser en Chine. C’est particulièrement problématique pour les entreprises étrangères qui n’ont pas encore déposé leurs marques en Chine mais qui ont l’intention de s’étendre sur le marché chinois.

– Pourquoi cela arrive :

• La Chine fonctionne selon un système de “premier déposant” (first-to-file) plutôt que de “premier usage” (first-to-use) pour l’enregistrement des marques. Cela signifie que la première personne à déposer une marque en devient généralement le propriétaire légal, même si elle n’a aucun lien préalable avec la marque ou ne l’a jamais utilisée dans le commerce.

• Les squatteurs exploitent ce système pour déposer des marques étrangères avant que le véritable propriétaire de la marque ne puisse le faire, puis exigent des sommes importantes pour transférer la propriété.

– Scénarios courants de “Trademark Squatting” :

• Marques étrangères entrant en Chine : Une entreprise étrangère peut ne pas s’être encore étendue en Chine, laissant sa marque non enregistrée. Les squatteurs déposent le nom, forçant l’entreprise à payer des sommes importantes pour récupérer la marque ou à se voir interdire l’utilisation de sa propre marque.

• Fautes d’orthographe ou variantes de marques : Les squatteurs déposent souvent des variantes ou des fautes d’orthographe de marques étrangères bien connues.

• Célébrités et noms personnels : Les squatteurs déposent les noms de célébrités ou de personnalités publiques étrangères pour les utiliser sur des produits.

– Recours juridiques pour le “Trademark Squatting” :

La Trademark Law chinoise s’est améliorée au fil des ans pour lutter contre le squattage, mais des défis subsistent. Parmi les recours juridiques, citons :

1. Procédures d’opposition et d’annulation :

   • Une entreprise peut s’opposer à une demande de marque déposée par un squatteur avant qu’elle ne soit accordée en déposant une opposition pendant la période de publication (généralement trois mois).

   • Si un squatteur parvient à enregistrer la marque, le propriétaire légitime peut déposer une action en annulation basée sur le non-usage (si le squatteur n’utilise pas la marque dans les trois ans) ou la mauvaise foi (s’il peut être prouvé que le squatteur a déposé la demande de mauvaise foi).

2. Dispositions sur la mauvaise foi :

   • La Trademark Law a été amendée en 2019 pour introduire des dispositions plus claires visant à limiter les demandes de mauvaise foi. L’article 4 de la loi stipule désormais que les demandes qui ne sont pas destinées à un usage réel doivent être refusées. Cela visait à cibler les dépôts de mauvaise foi par des squatteurs qui n’ont aucune intention d’utiliser la marque dans le commerce.

   • Dans les cas où le squattage est évident, les tribunaux chinois et la CNIPA ont de plus en plus statué en faveur des propriétaires de marques légitimes.

3. Statut de marque notoire :

   • Si une marque étrangère est reconnue comme une marque notoire en Chine, la CNIPA peut bloquer les demandes des squatteurs tentant d’enregistrer des marques identiques ou similaires, même si la marque n’est pas déposée. Cependant, obtenir le statut de marque notoire en Chine est difficile, car cela nécessite des preuves d’une utilisation et d’une réputation significatives en Chine, et pas seulement à l’international.

4. Dépôt défensif :

   • Pour éviter le squattage de marque, les entreprises étrangères sont encouragées à déposer leurs marques en Chine le plus tôt possible, même si elles ne prévoient pas d’entrer immédiatement sur le marché. Cela inclut le dépôt non seulement de la version anglaise, mais aussi des translittérations chinoises ou des versions en caractères chinois de la marque.

5. Négociation et achat :

   • Si le squattage a déjà eu lieu, certaines entreprises étrangères choisissent de négocier avec le squatteur et d’acheter la marque, en payant souvent des sommes importantes. Cela est parfois considéré comme le moyen le plus rapide de résoudre le problème, bien que ce ne soit pas une solution idéale.

“Patent Squatting” en Chine

Le Patent Squatting désigne la pratique consistant à déposer des demandes de brevet pour des inventions ou des technologies qui ont déjà été brevetées ou développées ailleurs mais qui n’ont pas été déposées en Chine. Les squatteurs capitalisent sur le système de brevets “premier déposant” en Chine, similaire au système de marques, où les droits de brevet sont accordés à la première personne à déposer une demande, indépendamment de l’invention ou de l’usage réel.

– Types de “Patent Squatting” :

• Inventions étrangères non déposées en Chine : Les squatteurs surveillent les dépôts de brevets étrangers et déposent rapidement des brevets équivalents en Chine si l’entreprise étrangère ne l’a pas encore fait. Cela peut empêcher l’inventeur étranger d’entrer sur le marché chinois ou d’utiliser sa propre technologie dans le pays.

• Améliorations techniques ou modifications mineures : Les squatteurs peuvent déposer des brevets sur des améliorations techniques mineures ou des modifications d’inventions étrangères, revendiquant des droits sur ces “améliorations”.

– Défis posés par le “Patent Squatting” :

• Blocage de l’entrée sur le marché : Les squatteurs peuvent empêcher les entreprises étrangères d’utiliser leurs propres technologies en Chine, ce qui force les entreprises à engager des batailles juridiques coûteuses ou à payer les squatteurs.

• Extorsion : Les squatteurs attendent parfois que l’entreprise étrangère entre sur le marché chinois, puis exigent des frais exorbitants pour que l’entreprise puisse continuer à utiliser sa technologie.

• Fabrication et exportations locales : Les entreprises étrangères fabriquant des produits en Chine pourraient se retrouver dans l’impossibilité d’exporter ces produits si un squatteur détient un brevet local pour la technologie impliquée.

– Recours juridiques pour le “Patent Squatting” :

1. Procédures d’invalidation :

   • Si un squatteur dépose un brevet, l’inventeur légitime peut déposer une demande d’invalidation du brevet auprès du Patent Reexamination Board (PRB) sous l’égide de la CNIPA. Les motifs d’invalidation peuvent inclure le manque de nouveauté ou le caractère évident si le brevet est basé sur une invention déjà connue.

2. Principe du “premier déposant” et droits d’usage antérieur :

   • Le système de brevets chinois fonctionne sur la base du premier déposant, donc la partie qui dépose en premier obtient généralement les droits. Cependant, dans certains cas, les droits d’usage antérieur peuvent être invoqués. Si l’inventeur légitime peut prouver qu’il a utilisé la technologie en Chine avant la date de dépôt du squatteur, il peut conserver des droits limités pour continuer à utiliser l’invention.

3. Examen des brevets et contentieux :

   • Une fois qu’un brevet est accordé, il peut être contesté par le biais de recours administratifs ou de litiges devant les tribunaux des brevets chinois. L’entreprise étrangère doit présenter des preuves de dépôts de brevets antérieurs ou d’art antérieur pour invalider le brevet du squatteur.

4. Non-usage et licences obligatoires :

   • Si le squatteur ne fait pas d’usage commercial du brevet dans les trois ans suivant l’enregistrement, il peut être soumis à une licence obligatoire ou à une annulation pour non-usage.

5. Dépôt défensif de brevet :

   • Comme pour les marques, le dépôt défensif est essentiel pour prévenir le squattage de brevet. Les entreprises étrangères doivent déposer des brevets pour leurs inventions en Chine dès que possible, de préférence simultanément avec leurs dépôts internationaux.

   • Le dépôt d’une demande PCT (Patent Cooperation Treaty) peut être un moyen efficace d’étendre la protection par brevet à la Chine.

Principaux enjeux juridiques :

• Amendements à la Patent Law (2021) : Les récents amendements à la Patent Law, entrés en vigueur en juin 2021, ont cherché à renforcer les protections pour les propriétaires de brevets et à améliorer les mécanismes d’application. Ces mises à jour incluent des dispositions pour des dommages-intérêts punitifs en cas de violation intentionnelle de brevet et des réglementations plus strictes pour les dépôts de brevets de mauvaise foi.

• Bien que le squattage de marque et de brevet pose des défis importants pour les entreprises étrangères, les récentes réformes juridiques en Chine ont cherché à améliorer la situation. Les amendements à la Trademark Law et à la Patent Law, ainsi que les dispositions sur la mauvaise foi et l’extension des procédures d’annulation et d’opposition, sont des pas dans la bonne direction.

• Cependant, le système de premier déposant en Chine nécessite des stratégies de protection de la propriété intellectuelle proactives. Pour les entreprises envisageant une entrée sur le marché ou opérant déjà en Chine, un enregistrement précoce et complet des marques et des brevets (y compris les traductions et les variantes mineures) est crucial pour sauvegarder la propriété intellectuelle et éviter les problèmes de squattage.

Stratégies clés pour les entreprises étrangères :

• Déposer tôt : Enregistrez les marques et les brevets en Chine dès que possible, même avant d’entrer sur le marché chinois.

• Surveiller les dépôts : Gardez un œil sur les demandes de marques et de brevets en Chine pour identifier toute tentative potentielle de squattage.

• Utiliser un conseil local : Engagez des avocats ou des agents spécialisés en PI en Chine pour gérer efficacement les dépôts et les procédures d’opposition/annulation.

• Dépôts défensifs : Envisagez de déposer des variantes ou des traductions de votre marque et de déposer des brevets pour toutes les technologies clés.