Derechos de propiedad intelectual y los riesgos de la usurpación de DPI
Protección de patentes
En China, la protección de patentes se rige por la Patent Law de la República Popular China (PRC) y sus reglamentos relacionados. Las patentes en China se dividen en tres categorías: patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y patentes de diseño.
Patentes de invención
Definición: Las invenciones se refieren a nuevas soluciones técnicas propuestas para un producto, un proceso o sus mejoras. Están sujetas a un riguroso proceso de examen.
Duración de la protección: 20 años a partir de la fecha de presentación.
Proceso de examen:
Solicitud: La solicitud de patente de invención debe presentarse ante la CNIPA.
Examen formal: Después de la solicitud, la CNIPA revisa los documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos de procedimiento.
Examen sustantivo: Un examen exhaustivo de la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial de la invención. Este proceso puede llevar varios años.
Publicación: La invención se publica después de 18 meses de la fecha de presentación o antes, si el solicitante lo solicita.
Concesión: Si la patente supera el examen, se concede y el solicitante debe pagar las tasas correspondientes para mantener la patente.
Patentes de modelo de utilidad
Definición: Los modelos de utilidad protegen nuevas soluciones técnicas relacionadas con la forma, la estructura o la combinación de un producto que tiene un uso práctico. El proceso de examen es menos riguroso en comparación con las patentes de invención.
Duración de la protección: 10 años a partir de la fecha de presentación.
Proceso de examen:
Solicitud: La solicitud de patente de modelo de utilidad debe presentarse ante la CNIPA.
Examen formal: La CNIPA revisa la solicitud para verificar el cumplimiento de los requisitos formales básicos.
Sin examen sustantivo: Las solicitudes de modelo de utilidad no se someten a un examen sustantivo de novedad o actividad inventiva, lo que permite una aprobación más rápida.
Concesión: Si la solicitud está en regla, se concede el modelo de utilidad.
Cumplimiento: Las patentes de modelo de utilidad pueden ser impugnadas más fácilmente en comparación con las patentes de invención debido a la falta de examen sustantivo.
Patentes de diseño
Definición: Las patentes de diseño protegen la nueva apariencia estética de un producto, incluyendo la forma, el patrón o el color, o una combinación de estos que sean aptos para la aplicación industrial.
Duración de la protección: 15 años a partir de la fecha de presentación (extendida recientemente desde 10 años, efectiva a partir del 1 de junio de 2021).
Proceso de examen:
Solicitud: La solicitud de patente de diseño debe presentarse ante la CNIPA.
Examen formal: La solicitud de patente de diseño solo está sujeta a un examen formal para garantizar el cumplimiento de las normas de procedimiento.
Sin examen sustantivo: Al igual que los modelos de utilidad, las patentes de diseño no se someten a un examen sustantivo de novedad.
Concesión: La patente se concede una vez que supera el examen formal, siempre que se cumplan todos los requisitos.
Procedimientos generales para la presentación de patentes en China
Presentación: Los solicitantes deben presentar sus solicitudes de patente ante la CNIPA, ya sea directamente o a través de una agencia de patentes autorizada.
Reivindicación de prioridad: Si el solicitante ha presentado la misma patente en otro país dentro de los 12 meses (para invenciones y modelos de utilidad) o 6 meses (para diseños), puede reclamar prioridad basándose en acuerdos internacionales como la Convención de París.
Publicación: Las patentes de invención se publican después de 18 meses a partir de la fecha de presentación, mientras que los modelos de utilidad y las patentes de diseño se publican una vez concedidas.
Oposición y revocación: Una vez concedida una patente, terceros pueden impugnar la validez de la misma mediante procedimientos de invalidación de patentes ante la Patent Reexamination Board (PRB).
Tasas de mantenimiento: Después de la concesión de una patente, se requieren tasas anuales para mantener la patente en vigor.
Cumplimiento: Los titulares de patentes pueden hacer valer sus derechos iniciando acciones legales contra los infractores en los tribunales o presentando quejas ante las autoridades locales de cumplimiento de patentes.
Cumplimiento y litigio
Cumplimiento administrativo: Los propietarios de patentes pueden presentar una queja ante las autoridades locales (Administration for Market Regulation), que pueden investigar e imponer sanciones a los infractores.
Litigio civil: Los titulares de patentes también pueden presentar demandas civiles en tribunales o juzgados especializados en PI en China.
Control fronterizo: China tiene procedimientos aduaneros que permiten a los titulares de patentes realizar registros ante la General Administration of Customs (GAC) para evitar que se exporten o importen productos infractores.
Aplicaciones internacionales
China es miembro del Patent Cooperation Treaty (PCT). Los solicitantes pueden presentar solicitudes de patente internacionales designando a China a través del sistema del PCT, lo cual agiliza el proceso para obtener protección de patentes en múltiples jurisdicciones, incluida China.
Resumen de las diferencias clave:
Patentes de invención: requieren examen sustantivo, ofreciendo 20 años de protección.
Modelos de utilidad: más sencillos y rápidos de obtener, ofreciendo 10 años de protección pero sin examen sustantivo.
Patentes de diseño: protegen diseños estéticos durante 15 años, sin que se requiera examen sustantivo.
Cada una de estas patentes ofrece diferentes niveles de protección, y sus procesos de solicitud reflejan la complejidad e importancia de las innovaciones involucradas.
Protección de marcas registradas
En China, la protección de marcas está regida por la Trademark Law of the People’s Republic of China y sus reglamentos relacionados. La CNIPA supervisa el registro y la aplicación de las marcas registradas.
¿Qué se puede registrar como marca registrada?
Una marca registrada puede consistir en:
Palabras, letras, números
Dispositivos, logotipos, símbolos
Combinaciones de colores
Formas 3D
Marcas sonoras (las marcas registradas sonoras se introdujeron en 2014)
Combinación de cualquiera de los elementos anteriores
Las marcas registradas en China deben ser distintivas, legales y no entrar en conflicto con derechos previos.
Tipos de marcas registradas
China permite el registro de varios tipos de marcas registradas, que incluyen:
Marcas de productos (para bienes)
Marcas de servicio (para servicios)
Marcas colectivas (registradas por asociaciones para sus miembros)
Marcas de certificación (que certifican el origen, la calidad u otras características de un producto)
Duración de la protección de la marca registrada
Una marca registrada es válida por 10 años a partir de la fecha de aprobación.
Renovación: Las marcas registradas pueden renovarse indefinidamente, cada vez por un período adicional de 10 años. Las solicitudes de renovación deben presentarse dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de caducidad o durante un período de gracia de 6 meses después de la caducidad (con cargos por demora).
Proceso de registro de marca registrada
Aquí tiene un esquema del procedimiento para el registro de marcas registradas en China:
Paso 1: Consideraciones previas a la solicitud
Búsqueda: Se recomienda encarecidamente realizar una búsqueda de marcas registradas para garantizar que la marca deseada no entre en conflicto con marcas existentes. Esto puede realizarse a través de la base de datos en línea de la CNIPA o mediante agentes profesionales de marcas registradas.
Clasificación: China sigue el sistema de Clasificación de Niza, que divide los bienes y servicios en 45 clases. Los solicitantes deben especificar las clases en las que desean registrar sus marcas registradas.
Paso 2: Presentación de la solicitud
Dónde presentar la solicitud: Las solicitudes deben presentarse ante la CNIPA, ya sea directamente o a través de agencias de marcas registradas autorizadas.
Requisitos de la solicitud:
El nombre y la dirección del solicitante (puede ser un individuo o una empresa).
Una representación clara de la marca registrada.
La lista de bienes/servicios que cubrirá la marca registrada.
Si se reclama prioridad de una solicitud extranjera, debe ser dentro de los 6 meses posteriores a la primera fecha de presentación bajo la Convención de París.
Paso 3: Proceso de examen
Examen formal: La CNIPA verifica si la solicitud cumple con los requisitos formales. Si es exitoso, la solicitud pasa al siguiente paso.
Examen sustantivo: La marca registrada se somete a una revisión de distintividad, legalidad y conflicto con marcas registradas previas.
Si el examinador encuentra que la marca registrada es aceptable, la solicitud sigue adelante. Si hay objeciones, el solicitante recibirá un aviso de rechazo y el solicitante tiene 15 días para responder.
Publicación: Si la marca registrada pasa el examen sustantivo, se publicará en la Gaceta de Marcas Registradas durante un período de oposición de 3 meses. Durante este tiempo, terceros pueden presentar una oposición al registro de la marca registrada.
Si no se presenta ninguna oposición, o si la oposición no tiene éxito, la marca registrada procede al registro.
Paso 4: Registro
Después de un examen exitoso y un período de oposición, la CNIPA emite un Certificado de Registro de Marca Registrada.
El registro se publica entonces y el solicitante obtiene derechos exclusivos sobre la marca registrada en China.
Oposición, revisión y apelaciones
Oposición: Como se mencionó, durante el período de publicación de 3 meses, cualquier tercero puede presentar una oposición si cree que la marca registrada entra en conflicto con sus derechos.
Apelación contra el rechazo: Si la marca registrada es rechazada por la CNIPA, el solicitante puede apelar la decisión ante la TRAB dentro de los 15 días posteriores a la recepción del aviso de rechazo.
Revisión de la decisión de oposición: Si se acepta una oposición, el solicitante puede apelar la decisión ante la TRAB dentro de los 15 días.
Más apelaciones: Las decisiones de la TRAB pueden apelarse ante el Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín y, si es necesario, ante tribunales superiores.
Renovación de marca registrada
Tiempo: Las solicitudes de renovación deben presentarse dentro de los 12 meses anteriores a la expiración del período de validez de 10 años de la marca registrada. Se permite un período de gracia de 6 meses después de la expiración, pero se aplican cargos por renovación tardía.
Procedimiento: La solicitud de renovación debe presentarse ante la CNIPA y, después de su aprobación, la marca registrada se renueva por 10 años adicionales.
Infracción y aplicación de la ley de marcas registradas
Existen varios mecanismos para hacer cumplir los derechos de marcas registradas en China:
– Acciones administrativas
Los propietarios de marcas registradas pueden presentar quejas ante las oficinas locales de regulación del mercado (MRB), que pueden investigar y detener las actividades infractoras. Las MRB también pueden imponer multas, confiscar productos e incautar productos infractores.
– Litigio civil
Los propietarios de marcas registradas pueden iniciar demandas en los Tribunales Populares (incluidos los tribunales especializados en propiedad intelectual) para buscar daños por infracción de marca registrada. Los tribunales pueden ordenar mandatos judiciales, compensaciones y otros remedios.
China tiene tribunales especializados en propiedad intelectual en las principales ciudades (Pekín, Shanghái, Cantón) para manejar las disputas de marcas registradas y propiedad intelectual de manera más efectiva.
– Procesamiento penal
Los casos graves de infracción de marca registrada, especialmente aquellos que involucran falsificación a gran escala, pueden llevar a un procesamiento penal. Las sanciones penales pueden incluir multas y encarcelamiento para aquellos declarados culpables de infracción.
– Protección aduanera
Los propietarios de marcas registradas pueden registrar sus marcas registradas con las autoridades aduaneras chinas para evitar la importación/exportación de productos falsificados. La aduana puede incautar productos infractores en la frontera basándose en los registros de marcas registradas.
Marcas registradas bien conocidas
China reconoce una categoría especial de marcas registradas bien conocidas. Estas marcas registradas reciben una protección más amplia, incluso en clases no relacionadas de bienes/servicios. La CNIPA, los tribunales o los organismos administrativos pueden otorgar el estatus de “bien conocida” basándose en factores como la reputación de la marca registrada y la duración de su uso.
Sistema de Madrid para el registro internacional
China es miembro del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid. Esto permite solicitudes internacionales de marcas registradas designando a China a través del Sistema de Madrid, lo que simplifica el proceso de registro de marcas registradas en varios países.
Solicitudes de mala fe
China tiene un historial de registros de marcas registradas de mala fe, donde individuos o entidades registran marcas registradas extranjeras sin autorización. Las recientes enmiendas a la Trademark Law de China, vigentes desde noviembre de 2019, abordan este problema:
Las solicitudes presentadas de mala fe sin intención de usar la marca registrada pueden ser rechazadas.
Las autoridades pueden penalizar a los solicitantes de mala fe, y las entidades extranjeras pueden impugnar dichos registros alegando mala fe.
Ocupación de DPI
“Patent Squatting” y “Trademark Squatting” (a veces denominados “IPR Squatting”) se refieren a la práctica en la que individuos o empresas registran patentes o marcas registradas —generalmente extranjeras y bien conocidas— antes de que el propietario o inventor legítimo tenga la oportunidad de hacerlo. Esto a menudo resulta en disputas legales, extorsión a los legítimos propietarios o desafíos para las empresas extranjeras que intentan ingresar al mercado chino.
“Trademark Squatting” en China
“Trademark Squatting” ocurre cuando una persona o entidad (a menudo no relacionada con el propietario real de la marca) registra una marca extranjera conocida o no registrada con la intención de vendérsela al legítimo propietario o impedir que este la utilice en China. Esto es particularmente problemático para las empresas extranjeras que aún no han registrado sus marcas en China pero pretenden expandirse al mercado chino.
– Por qué sucede:
China opera bajo un sistema de “first-to-file” en lugar de un sistema de “first-to-use” para los registros de marcas. Esto significa que la primera persona en registrar una marca generalmente se convierte en su propietario legal, incluso si no tiene relación previa con la marca o nunca la ha utilizado en el comercio.
Los ocupantes explotan este sistema para registrar marcas extranjeras antes de que el propietario real pueda hacerlo, y luego exigen sumas elevadas para transferir la propiedad nuevamente.
– Escenarios comunes de “Trademark Squatting”:
Marcas extranjeras que ingresan a China: Es posible que una empresa extranjera aún no se haya expandido a China, dejando su marca sin registrar. Los ocupantes registran el nombre, obligando a la empresa a pagar grandes sumas para recuperar la marca o ser prohibida de usar su propia marca.
Errores ortográficos o variaciones de marca: Los ocupantes a menudo registran variaciones o errores ortográficos de marcas extranjeras bien conocidas.
Celebridades y nombres personales: Los ocupantes registran los nombres de celebridades extranjeras o figuras públicas para utilizarlos en productos.
– Recursos legales para el “Trademark Squatting”:
Trademark Law de China ha mejorado con el paso de los años para combatir la ocupación, pero persisten desafíos. Algunos de los recursos legales incluyen:
Procedimientos de oposición y cancelación:
Una empresa puede oponerse a la solicitud de marca de un ocupante antes de que sea concedida presentando una oposición durante el período de publicación (generalmente tres meses).
Si un ocupante registra con éxito la marca, el legítimo propietario puede presentar una acción de cancelación basada en la falta de uso (si el ocupante no utiliza la marca dentro de los tres años) o por mala fe (si se puede probar que el ocupante presentó la solicitud de mala fe).
Disposiciones de mala fe:
Trademark Law fue enmendada en 2019 para introducir disposiciones más claras destinadas a frenar las solicitudes de mala fe. El artículo 4 de la ley ahora establece que las solicitudes que no tengan la intención de uso real deben ser rechazadas. Esto fue diseñado para atacar las solicitudes de mala fe realizadas por ocupantes que no tienen intención de utilizar la marca en el comercio.
En casos donde la ocupación es evidente, los tribunales de China y la CNIPA han fallado cada vez más a favor de los legítimos propietarios de las marcas.
Estatus de marca notoria:
Si una marca extranjera es reconocida como marca notoria en China, la CNIPA puede bloquear las solicitudes de ocupantes que intenten registrar marcas iguales o similares, incluso si la marca no está registrada. Sin embargo, obtener el estatus de marca notoria en China es difícil, ya que requiere evidencia de uso significativo y reputación en China, no solo a nivel internacional.
Registro defensivo:
Para evitar la ocupación de marcas, se alienta a las empresas extranjeras a registrar sus marcas en China lo antes posible, incluso si no planean una entrada inmediata al mercado. Esto incluye registrar no solo la versión en inglés, sino también transliteraciones al chino o versiones de caracteres chinos de la marca.
Negociación y compra:
Si la ocupación ya ha ocurrido, algunas empresas extranjeras optan por negociar con el ocupante y comprar la marca, pagando a menudo grandes sumas. A veces, esto se ve como la forma más rápida de resolver el problema, aunque no es una solución ideal.
“Patent Squatting” en China
La ocupación de patentes se refiere a la práctica de presentar solicitudes de patente para invenciones o tecnologías que ya han sido patentadas o desarrolladas en otro lugar pero que no se han registrado en China. Los ocupantes capitalizan el sistema de patentes “first-to-file” en China, similar al sistema de marcas, donde los derechos de patente se otorgan a la primera persona en presentar una solicitud, independientemente de la invención o uso real.
– Tipos de “Patent Squatting”:
Invenciones extranjeras no registradas en China: Los ocupantes monitorean las solicitudes de patentes extranjeras y presentan rápidamente patentes equivalentes en China si la empresa extranjera aún no lo ha hecho. Esto puede bloquear al inventor extranjero para que no ingrese al mercado chino ni utilice su propia tecnología allí.
Mejoras técnicas o modificaciones menores: Los ocupantes pueden presentar patentes sobre mejoras técnicas menores o modificaciones a invenciones extranjeras, reclamando derechos sobre estas “mejoras”.
– Desafíos planteados por el “Patent Squatting”:
Bloqueo de entrada al mercado: Los ocupantes pueden impedir que las empresas extranjeras utilicen sus propias tecnologías en China, lo que obliga a las empresas a participar en costosas batallas legales o pagar a los ocupantes.
Extorsión: Los ocupantes a veces esperan a que la empresa extranjera ingrese al mercado chino y luego exigen tarifas exorbitantes para que la empresa pueda seguir utilizando su tecnología.
Fabricación y exportación local: Las empresas extranjeras que fabrican productos en China pueden encontrarse incapaces de exportar estos productos si un ocupante posee una patente local para la tecnología involucrada.
– Recursos legales para el “Patent Squatting”:
Procedimientos de invalidación:
Si un ocupante registra una patente, el inventor legítimo puede presentar una solicitud de invalidación de la patente ante el Patent Reexamination Board (PRB) bajo la CNIPA. Los motivos para la invalidación pueden incluir la falta de novedad u obviedad si la patente se basa en una invención ya conocida.
Principio de first-to-file y derechos de uso previo:
El sistema de patentes de China opera sobre la base de first-to-file, por lo que la parte que presenta la solicitud primero generalmente obtiene los derechos. Sin embargo, en algunos casos, se pueden invocar los derechos de uso previo. Si el inventor legítimo puede demostrar que utilizó la tecnología en China antes de la fecha de presentación del ocupante, puede conservar derechos limitados para continuar utilizando la invención.
Revisión de patentes y litigios:
Una vez que se concede una patente, puede ser impugnada a través de revisiones administrativas o litigios en los tribunales de patentes chinos. La empresa extranjera debe presentar pruebas de solicitudes de patentes anteriores o arte previo para invalidar la patente del ocupante.
Falta de uso y licencias obligatorias:
Si el ocupante no hace uso comercial de la patente dentro de los tres años posteriores al registro, puede estar sujeto a licencias obligatorias o cancelación por falta de uso.
Registro defensivo de patentes:
Al igual que con las marcas, el registro defensivo es clave para prevenir la ocupación de patentes. Las empresas extranjeras deben presentar patentes para sus invenciones en China lo antes posible, preferiblemente simultáneamente con sus solicitudes internacionales.
Presentar una solicitud PCT (Patent Cooperation Treaty) puede ser una forma efectiva de extender la protección de patentes a China.
Cuestiones legales clave:
Enmiendas a Patent Law (2021): las enmiendas recientes a Patent Law, efectivas desde junio de 2021, han buscado fortalecer las protecciones para los propietarios de patentes y mejorar los mecanismos de aplicación. Estas actualizaciones incluyen disposiciones para daños punitivos en casos de infracción intencional de patentes y regulaciones más estrictas para solicitudes de patentes de mala fe.
Si bien tanto la ocupación de marcas como la de patentes plantean desafíos importantes para las empresas extranjeras, las recientes reformas legales en China han buscado mejorar la situación. Las enmiendas a Trademark Law y Patent Law, así como las disposiciones de mala fe y la expansión de los procedimientos de cancelación y oposición, son pasos en la dirección correcta.
Sin embargo, el sistema de first-to-file en China hace necesaria la adopción de estrategias proactivas de protección de DPI. Para las empresas que consideran ingresar al mercado o que ya operan en China, el registro temprano y exhaustivo de marcas y patentes (incluidas las traducciones y variaciones menores) es crucial para salvaguardar la propiedad intelectual y evitar problemas de ocupación.
Estrategias clave para empresas extranjeras:
Registrar pronto: Registrar tanto las marcas como las patentes en China lo antes posible, incluso antes de ingresar al mercado chino.
Monitorear solicitudes: Mantener un ojo en las solicitudes de marcas y patentes en China para identificar cualquier posible intento de ocupación.
Utilizar asesoría local: Contratar abogados o agentes de DPI en China para manejar las solicitudes y los procedimientos de oposición/cancelación de manera efectiva.
Registros defensivos: Considerar el registro de variaciones o traducciones de su marca y la presentación de patentes para todas las tecnologías clave.
