Squatting de IPR

“Patent Squatting” e “Trademark Squatting” (por vezes referidos como “IPR Squatting”) referem-se à prática em que indivíduos ou empresas registam patentes ou marcas registadas — tipicamente de marcas estrangeiras bem conhecidas — antes que o proprietário ou inventor legítimo tenha a oportunidade de o fazer. Isto resulta frequentemente em disputas legais, extorsão dos legítimos proprietários ou desafios para empresas estrangeiras que tentam entrar no mercado chinês.

“Trademark Squatting” na China

“Trademark Squatting” ocorre quando uma pessoa ou entidade (muitas vezes não relacionada com o verdadeiro proprietário da marca) regista uma marca estrangeira bem conhecida ou não registada com a intenção de a revender ao legítimo proprietário ou impedir que o legítimo proprietário a utilize na China. Isto é particularmente problemático para empresas estrangeiras que ainda não registaram as suas marcas na China, mas pretendem expandir-se para o mercado chinês.

– Por que acontece:

• A China opera num sistema de “first-to-file” em vez de um sistema de “first-to-use” para o registo de marcas. Isto significa que a primeira pessoa a registar uma marca torna-se, geralmente, o seu proprietário legal, mesmo que não tenha qualquer relação prévia com a marca ou nunca a tenha utilizado no comércio.

• Os ocupantes exploram este sistema para registar marcas estrangeiras antes que o verdadeiro proprietário da marca o possa fazer, exigindo depois quantias avultadas para transferir a propriedade de volta.

– Cenários comuns de “Trademark Squatting”:

• Marcas estrangeiras a entrar na China: Uma empresa estrangeira pode ainda não ter expandido para a China, deixando a sua marca sem registo. Os ocupantes registam o nome, forçando a empresa a pagar avultadas quantias para recuperar a marca registada ou sendo proibida de usar a sua própria marca.

• Erros ortográficos ou variações de marcas: Os ocupantes registam frequentemente variações ou erros ortográficos de marcas estrangeiras bem conhecidas.

• Celebridades e nomes pessoais: Os ocupantes registam os nomes de celebridades estrangeiras ou figuras públicas para os usar em produtos.

– Recursos legais para “Trademark Squatting”:

A Trademark Law da China melhorou ao longo dos anos para combater o squatting, mas os desafios permanecem. Alguns dos recursos legais incluem:

1. Procedimentos de Oposição e Cancelamento:

   • Uma empresa pode opor-se a um pedido de marca registada de um ocupante antes de este ser concedido, apresentando uma oposição durante o período de publicação (geralmente três meses).

   • Se um ocupante conseguir registar a marca, o legítimo proprietário pode iniciar um processo de cancelamento baseado na não utilização (se o ocupante não utilizar a marca no prazo de três anos) ou na má-fé (se se puder provar que o ocupante agiu de má-fé).

2. Disposições de má-fé:

   • A Trademark Law foi alterada em 2019 para introduzir disposições mais claras destinadas a restringir os pedidos de má-fé. O Artigo 4 da lei estabelece agora que os pedidos que não se destinam a utilização real devem ser recusados. Isto foi concebido para visar os pedidos de má-fé de ocupantes que não têm intenção de utilizar a marca no comércio.

   • Nos casos em que o squatting é evidente, os tribunais da China e a CNIPA têm decidido cada vez mais a favor dos legítimos proprietários das marcas.

3. Estatuto de marca bem conhecida:

   • Se uma marca estrangeira for reconhecida como uma marca bem conhecida na China, a CNIPA pode bloquear pedidos de ocupantes que tentem registar marcas iguais ou semelhantes, mesmo que a marca não esteja registada. Contudo, obter o estatuto de marca bem conhecida na China é difícil, pois requer provas de uso e reputação significativos na China, não apenas internacionalmente.

4. Registo defensivo:

   • Para evitar o squatting de marcas, as empresas estrangeiras são encorajadas a registar as suas marcas na China o mais cedo possível, mesmo que não planeiem uma entrada imediata no mercado. Isto inclui registar não só a versão em inglês, mas também transliterações chinesas ou versões em caracteres chineses da marca registada.

5. Negociação e compra:

   • Se o squatting já ocorreu, algumas empresas estrangeiras optam por negociar com o ocupante e comprar a marca registada, pagando muitas vezes avultadas quantias. Isto é por vezes visto como a forma mais rápida de resolver o problema, embora não seja uma solução ideal.

“Patent Squatting” na China

O patent squatting refere-se à prática de depositar pedidos de patente para invenções ou tecnologias que já foram patenteadas ou desenvolvidas noutros locais, mas que não foram depositadas na China. Os ocupantes capitalizam o sistema de patentes “first-to-file” na China, semelhante ao sistema de marcas, onde os direitos de patente são concedidos à primeira pessoa a depositar um pedido, independentemente da invenção ou utilização real.

– Tipos de “Patent Squatting”:

• Invenções estrangeiras não depositadas na China: Os ocupantes monitorizam os pedidos de patentes estrangeiros e depositam rapidamente patentes equivalentes na China, caso a empresa estrangeira ainda não o tenha feito. Isto pode bloquear o inventor estrangeiro de entrar no mercado chinês ou de utilizar a sua própria tecnologia aí.

• Melhorias técnicas ou pequenas modificações: Os ocupantes podem depositar patentes sobre pequenas melhorias técnicas ou modificações em invenções estrangeiras, reivindicando direitos sobre estas “melhorias”.

– Desafios colocados pelo “Patent Squatting”:

• Bloqueio da entrada no mercado: Os ocupantes podem impedir que empresas estrangeiras utilizem as suas próprias tecnologias na China, o que força as empresas a envolverem-se em batalhas legais dispendiosas ou a pagar aos ocupantes.

• Extorsão: Os ocupantes esperam por vezes que a empresa estrangeira entre no mercado chinês e, em seguida, exigem taxas exorbitantes para que a empresa continue a utilizar a sua tecnologia.

• Fabricação local e exportações: Empresas estrangeiras que fabricam produtos na China podem ver-se incapazes de exportar esses produtos se um ocupante detiver uma patente local para a tecnologia envolvida.

– Recursos legais para “Patent Squatting”:

1. Processos de Invalidação:

   • Se um ocupante registar uma patente, o legítimo inventor pode apresentar um pedido de invalidação da patente junto do Patent Reexamination Board (PRB) ao abrigo da CNIPA. Os motivos para a invalidação podem incluir falta de novidade ou obviedade, se a patente se basear numa invenção já conhecida.

2. Princípio First-to-File e Direitos de Uso Anterior:

   • O sistema de patentes da China funciona numa base de first-to-file, pelo que a parte que deposita primeiro obtém normalmente os direitos. Contudo, em alguns casos, podem ser invocados direitos de uso anterior. Se o legítimo inventor puder provar que utilizou a tecnologia na China antes da data de depósito do ocupante, poderá manter direitos limitados para continuar a utilizar a invenção.

3. Revisão de Patentes e Litígios:

   • Uma vez concedida uma patente, esta pode ser contestada através de revisões administrativas ou litígios nos tribunais de patentes chineses. A empresa estrangeira deve apresentar provas de depósitos de patentes anteriores ou estado da técnica para invalidar a patente do ocupante.

4. Não utilização e Licenciamento Compulsório:

   • Se o ocupante não fizer uso comercial da patente no prazo de três anos após o registo, esta pode estar sujeita a licenciamento compulsório ou cancelamento por não utilização.

5. Depósito de Patente Defensiva:

   • Tal como acontece com as marcas registadas, o depósito defensivo é a chave para evitar o patent squatting. As empresas estrangeiras devem depositar patentes para as suas invenções na China o mais cedo possível, preferencialmente em simultâneo com os seus depósitos internacionais.

   • O depósito de um pedido PCT (Patent Cooperation Treaty) pode ser uma forma eficaz de alargar a proteção de patentes à China.

Principais questões legais:

• Alterações à Patent Law (2021): as recentes alterações à Patent Law, em vigor desde junho de 2021, procuraram reforçar a proteção dos proprietários de patentes e melhorar os mecanismos de execução. Estas atualizações incluem disposições para indemnizações punitivas em casos de violação deliberada de patentes e regulamentos mais rigorosos para depósitos de patentes de má-fé.

• Embora tanto o squatting de marcas registadas como o squatting de patentes coloquem desafios significativos para as empresas estrangeiras, as recentes reformas legais na China procuraram melhorar a situação. As alterações à Trademark Law e à Patent Law, bem como as disposições de má-fé e os procedimentos expandidos de cancelamento e oposição, são passos na direção certa.

• Contudo, o sistema de first-to-file na China exige estratégias proativas de proteção de IP. Para as empresas que consideram a entrada no mercado ou que já operam na China, o registo precoce e abrangente de marcas registadas e patentes (incluindo traduções e pequenas variações) é crucial para salvaguardar a propriedade intelectual e evitar problemas de squatting.

Principais estratégias para empresas estrangeiras:

• Depositar cedo: Registe tanto marcas registadas como patentes na China o mais cedo possível, mesmo antes de entrar no mercado chinês.

• Monitorizar depósitos: Esteja atento aos pedidos de marcas registadas e patentes na China para identificar quaisquer potenciais tentativas de squatting.

• Use aconselhamento local: Contrate advogados ou agentes de IP chineses para tratar eficazmente dos depósitos e dos procedimentos de oposição/cancelamento.

• Depósitos defensivos: Considere registar variações ou traduções da sua marca registada e depositar patentes para todas as tecnologias-chave.