Patent Law, Trademark Law e i rischi di IPR Squatting

Patent Law

In Cina, la protezione brevettuale è regolata dalla Patent Law della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e delle relative normative. I brevetti in Cina si dividono in tre categorie: brevetti per invenzione, brevetti per modelli di utilità e brevetti di design..

Brevetti di invenzione

Definizione: Le invenzioni si riferiscono a nuove soluzioni tecniche proposte per un prodotto, un processo o i loro miglioramenti. Sono soggette a un rigoroso processo di esame.
Durata della protezione: 20 anni dalla data di deposito.
Procedura d’esame:
- Domanda: Deve essere presentata con il China National Intellectual Property Administration (CNIPA).
- Esame formale: dopo la domanda, il CNIPA esamina i documenti per verificarne la conformità ai requisiti procedurali.
- Esame sostanziale: un esame approfondito della novità, dell’inventiva e dell’applicabilità industriale dell’invenzione. Questo processo può richiedere diversi anni.
- Pubblicazione: L’invenzione viene pubblicata entro 18 mesi dalla data di deposito o prima, se richiesto dal richiedente.
- Concessione: Se il brevetto supera l’esame, viene concesso e il richiedente deve pagare le relative tasse per mantenerlo valido.

Brevetti per modelli di utilità

Definizione: I modelli di utilità tutelano nuove soluzioni tecniche relative alla forma, alla struttura o alla combinazione di un prodotto che ha un’utilità pratica. La procedura di esame è meno rigorosa rispetto ai brevetti di invenzione.
Durata della protezione: 10 anni dalla data di deposito.
Procedura d’esame:
- Domanda: Presentata con il CNIPA.
- Esame formale: Il CNIPA esamina la domanda per verificarne la conformità ai requisiti formali di base.
- Nessun esame sostanziale: le domande di brevetto per modelli di utilità non sono soggette a un esame sostanziale di novità o inventiva, il che consente un’approvazione più rapida.
- Concessione: Se la domanda è in regola, il modello di utilità viene concesso.
- Applicazione: i brevetti per modelli di utilità possono essere contestati più facilmente rispetto ai brevetti per invenzioni a causa della mancanza di un esame sostanziale.

Brevetti di design

Definizione: I brevetti di disegno proteggono il nuovo aspetto estetico di un prodotto, inclusi forma, motivo o colore, o una combinazione di questi, purché siano adatti all’applicazione industriale.
Durata della protezione: 15 anni dalla data di deposito (recentemente estesa da 10 anni, a partire dal 1° giugno 2021).
Procedura d’esame:
- Domanda: Presentata con il CNIPA.
- Esame formale: la domanda di brevetto per design è soggetta unicamente a un esame formale per garantire la conformità alle norme procedurali.
- Nessun esame sostanziale: come i modelli di utilità, i brevetti di design non sono soggetti a un esame sostanziale di novità.
- Concessione: Il brevetto viene concesso una volta superato l’esame formale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti.

Procedure generali per il deposito di una domanda di brevetto in Cina

Deposito: i richiedenti devono presentare le loro domande di brevetto al CNIPA, direttamente o tramite un’agenzia brevettuale autorizzata.
Rivendicazioni di priorità: Se il richiedente ha depositato lo stesso brevetto in un altro paese entro 12 mesi (per invenzioni e modelli di utilità) o 6 mesi (per disegni), può rivendicare la priorità in base ad accordi internazionali come la Convenzione di Parigi.
Pubblicazione: i brevetti per invenzione vengono pubblicati dopo 18 mesi dalla data di deposito, mentre i brevetti per modelli di utilità e di design vengono pubblicati al momento della concessione.
Opposizione e revoca: Dopo la concessione di un brevetto, terzi possono contestarne la validità attraverso un procedimento di invalidazione presso la Commissione di riesame dei brevetti (PRB).
Costi di mantenimento: Dopo la concessione di un brevetto, è necessario pagare delle tasse annuali per mantenerlo in vigore.
Tutela dei diritti: i titolari di brevetti possono far valere i propri diritti avviando azioni legali contro i trasgressori presso i tribunali o presentando reclami alle autorità locali preposte alla tutela dei brevetti.

Applicazione e contenzioso

Applicazione amministrativa: i titolari di brevetti possono presentare un reclamo alle autorità locali (Administration for Market Regulation), che può indagare e imporre sanzioni ai trasgressori.
Contenzioso civile: i titolari di brevetti possono anche intentare cause civili presso tribunali o corti specializzate in materia di proprietà intellettuale in Cina.
Controllo delle frontiere: la Cina dispone di procedure doganali che consentono ai titolari di brevetti di presentare una richiesta all’Amministrazione Generale delle Dogane (GAC) per impedire l’esportazione o l’importazione di merci contraffatte.

Applicazioni internazionali

La Cina è membro del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). I richiedenti possono depositare domande di brevetto internazionali che designano la Cina attraverso il sistema PCT, il che semplifica la procedura per ottenere la protezione brevettuale in diverse giurisdizioni, inclusa la Cina.

Sintesi delle principali differenze:

Brevetti per invenzioni: richiedono un esame approfondito e offrono 20 anni di protezione.
Modelli di utilità: più semplici e veloci da ottenere, offrono 10 anni di copertura ma senza esame sostanziale.
Brevetti di design: proteggono i design estetici per 15 anni, senza necessità di esame sostanziale.

Ciascuno di questi brevetti offre diversi livelli di protezione e le relative procedure di richiesta riflettono la complessità e l’importanza delle innovazioni in essi contenute.

Trademark Law

In Cina, la protezione dei marchi è regolata dalla Trademark Law della Repubblica Popolare Cinese e delle relative normative. China National Intellectual Property Administration (CNIPA sovrintende alla registrazione e alla tutela dei marchi.

Cosa si può registrare come marchio?

Un marchio può essere costituito da:

Parole, lettere, numeri
Dispositivi, loghi, simboli
Combinazioni di colori
Forme 3D
Marchi sonori (i marchi sonori sono stati introdotti nel 2014)
Combinazione di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati

In Cina, i marchi devono essere distintivi, leciti e non in conflitto con diritti preesistenti.

Tipi di marchi commerciali

La Cina consente la registrazione di vari tipi di marchi, tra cui:

Marchi commerciali (per i prodotti)
Marchi di servizio (per i servizi)
Marchi collettivi (registrati dalle associazioni per i propri membri)
Marchi di certificazione (che attestano l’origine, la qualità o altre caratteristiche di un prodotto)

Durata della protezione del marchio

Un marchio registrato è valido per 10 anni dalla data di approvazione.
Rinnovo: I marchi possono essere rinnovati a tempo indeterminato, ogni volta per un ulteriore periodo di 10 anni. Le richieste di rinnovo devono essere presentate entro 12 mesi prima della scadenza o durante un periodo di grazia di 6 mesi successivo alla scadenza (con il pagamento di una penale per il ritardo).

Processo di registrazione del marchio

Ecco una panoramica della procedura per la registrazione di un marchio in Cina:

Fase 1: Considerazioni preliminari alla domanda

Ricerca: è altamente raccomandato effettuare una ricerca di marchi per assicurarsi che il marchio desiderato non sia in conflitto con marchi esistenti. Questo può essere fatto tramite nel database online del CNIPA o tramite agenti specializzati in marchi.
Classificazione: la Cina adotta il sistema di classificazione di Nizza, che suddivide beni e servizi in 45 classi. I richiedenti devono specificare le classi in cui desiderano registrare i propri marchi.

Fase 2: Presentazione della domanda

Dove presentare la domanda: le domande devono essere presentate presso il CNIPA sia direttamente che tramite agenzie autorizzate per la registrazione dei marchi.
Requisiti per la candidatura:
- Nome e indirizzo del richiedente (può essere una persona fisica o un’azienda).
- Una rappresentazione chiara del marchio.
- Elenco dei beni/servizi da tutelare con il marchio.
- Se si rivendica la priorità da una domanda estera, la rivendicazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del primo deposito ai sensi della Convenzione di Parigi.

Fase 3: Processo di esame

Esame formale: il CNIPA verifica se la domanda soddisfa i requisiti formali. In caso di esito positivo, la domanda passa alla fase successiva.
Esame sostanziale: il marchio viene sottoposto a una revisione per verificarne la distintività, la legalità e l’eventuale conflitto con marchi anteriori.
- Se l’esaminatore ritiene il marchio accettabile, la domanda procede. In caso di obiezioni, il richiedente riceverà una notifica di rifiuto e avrà 15 giorni di tempo per rispondere.
Pubblicazione: Se il marchio supera l’esame sostanziale, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei Marchi per un periodo di opposizione di 3 mesi. Durante questo periodo, terzi possono presentare opposizione alla registrazione del marchio.
- Se non viene presentata alcuna opposizione, o se l’opposizione viene respinta, il marchio procede alla registrazione.

Fase 4: Registrazione

Dopo un periodo di esame e opposizione andato a buon fine, il CNIPA rilascia un certificato di registrazione del marchio.
La registrazione viene quindi pubblicata e il richiedente acquisisce i diritti esclusivi sul marchio in Cina.

Opposizione, revisione e ricorsi

Opposizione: Come già accennato, durante il periodo di pubblicazione di 3 mesi, qualsiasi terza parte può presentare opposizione se ritiene che il marchio sia in conflitto con i propri diritti.
Ricorso contro il rifiuto: se il marchio viene rifiutato dal CNIPA, il richiedente può impugnare la decisione dinanzi al Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di rifiuto.
Revisione della decisione di opposizione: Se l’opposizione viene accolta, il richiedente può impugnare la decisione dinanzi al TRAB entro 15 giorni.
Ulteriori ricorsi: Le decisioni del TRAB possono essere impugnate dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale di Pechino e, se necessario, dinanzi a tribunali superiori.

Rinnovo del marchio

Tempistiche: Le domande di rinnovo devono essere presentate entro 12 mesi prima della scadenza del periodo di validità decennale del marchio. È previsto un periodo di grazia di 6 mesi dopo la scadenza, ma si applicano penali per il rinnovo tardivo.
Procedura: La domanda di rinnovo deve essere presentata al CNIPA e, dopo l’approvazione, il marchio viene rinnovato per ulteriori 10 anni.

Violazione e tutela dei marchi

In Cina esistono diversi meccanismi per tutelare i diritti sui marchi:

– Provvedimenti amministrativi

I titolari di marchi possono presentare reclami agli Uffici locali di regolamentazione del mercato (MRB), che possono indagare e fermare le attività illecite. Gli MRB possono anche imporre sanzioni pecuniarie, confiscare i prodotti e sequestrare le merci contraffatte.

– Contenzioso civile

I titolari di marchi possono avviare azioni legali presso i tribunali popolari (compresi i tribunali specializzati in proprietà intellettuale) per chiedere un risarcimento danni in caso di violazione del marchio. I tribunali possono emettere ingiunzioni, disporre risarcimenti e adottare altri provvedimenti.
La Cina dispone di tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale nelle principali città (Pechino, Shanghai, Guangzhou) per gestire in modo più efficace le controversie relative a marchi e proprietà intellettuale.

– Procedimento penale

I casi gravi di violazione di marchio, soprattutto quelli che coinvolgono la contraffazione su larga scala, possono comportare un procedimento penale. Le sanzioni penali possono includere multe e reclusione per coloro che vengono riconosciuti colpevoli di violazione.

– Protezione doganale

I titolari di marchi possono registrare i propri marchi presso le autorità doganali cinesi per prevenire l’importazione/esportazione di merci contraffatte. La dogana può sequestrare le merci contraffatte alla frontiera sulla base delle registrazioni dei marchi.

Marchi noti

La Cina riconosce una categoria speciale di marchi notori. Questi marchi godono di una protezione più ampia, anche in classi di beni/servizi non correlate. CNIPAI tribunali o gli organi amministrativi possono concedere lo status di marchio notoriamente conosciuto in base a fattori quali la reputazione del marchio stesso e la durata del suo utilizzo.

Sistema di Madrid per la registrazione internazionale

La Cina è membro dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid. Ciò consente di presentare domande di registrazione di marchi internazionali che designano la Cina attraverso il Sistema di Madrid, che semplifica la procedura di registrazione dei marchi in più paesi.

Depositi in mala fede

La Cina ha una storia di registrazioni di marchi in mala fede, in cui individui o entità registrano marchi stranieri senza autorizzazione. Recenti modifiche alla legislazione cinese Trademark Law, in vigore da novembre 2019, affrontano questo problema:

Le domande presentate in mala fede e senza l’intenzione di utilizzare il marchio possono essere respinte.
Le autorità possono sanzionare chi effettua le registrazioni in mala fede, e le entità straniere possono contestare tali registrazioni per motivi di mala fede.

IPR Squatting

“Patent Squatting” e “Trademark Squatting” (a volte indicato come “IPR Squatting”) si riferisce alla pratica, diffusa tra individui o aziende, di registrare brevetti o marchi commerciali – in genere marchi stranieri ben noti – prima che il legittimo proprietario o inventore abbia la possibilità di farlo. Ciò spesso sfocia in controversie legali, estorsioni ai danni dei legittimi proprietari o difficoltà per le imprese straniere che tentano di entrare nel mercato cinese.

“Trademark Squatting” in Cina

“Trademark Squatting” si verifica quando una persona o un’entità (spesso non collegata al legittimo proprietario del marchio) registra un marchio estero, noto o non registrato, con l’intento di rivenderlo al legittimo proprietario o di impedirgli di utilizzarlo in Cina. Questo è particolarmente problematico per le aziende straniere che non hanno ancora registrato i propri marchi in Cina ma intendono espandersi nel mercato cinese.

– Perché accade:

In Cina, per la registrazione dei marchi, vige il principio del “primo a depositare” anziché del “primo a utilizzare”. Ciò significa che la prima persona a registrare un marchio ne diventa generalmente il legittimo proprietario, anche se non ha avuto alcun rapporto precedente con il marchio o non lo ha mai utilizzato commercialmente.
Gli occupanti abusivi sfruttano questo sistema per registrare marchi stranieri prima che il legittimo proprietario del marchio possa farlo, per poi richiedere ingenti somme di denaro per riappropriarselo.

– Scenari comuni di “Trademark Squatting”:

Ingresso di marchi stranieri in Cina: un’azienda straniera potrebbe non essersi ancora espansa in Cina, lasciando il proprio marchio non registrato. In questi casi, chi registra abusivamente il nome lo fa, costringendo l’azienda a pagare ingenti somme per riappropriarsi del marchio o a vedersi vietato l’utilizzo del proprio brand.
Errori di ortografia o varianti dei marchi: gli usurpatori spesso registrano varianti o errori di ortografia di marchi stranieri ben noti.
Celebrità e nomi di personaggi pubblici: gli occupanti abusivi registrano i nomi di celebrità straniere o personaggi pubblici per utilizzarli sui prodotti.

– Rimedi legali per “Trademark Squatting”:

Nel corso degli anni, le misure per contrastare l’occupazione abusiva sono migliorate, ma le sfide rimangono. Alcuni dei rimedi legali includono:

Procedure di opposizione e di annullamento:
- Un’azienda può opporsi alla richiesta di registrazione di un marchio da parte di un occupante abusivo prima che venga concessa, presentando un’opposizione durante il periodo di pubblicazione (di solito tre mesi).
- Se un usurpatore riesce a registrare il marchio, il legittimo proprietario può avviare un’azione di annullamento per mancato utilizzo (se l’usurpatore non utilizza il marchio entro tre anni) o per mala fede (se si può dimostrare che l’usurpatore ha presentato la domanda in mala fede).
Disposizioni in mala fede:
- IL Trademark Law La legge è stata modificata nel 2019 per introdurre disposizioni più chiare volte a contrastare le domande presentate in mala fede. L’articolo 4 della legge ora stabilisce che le domande non destinate all’uso effettivo devono essere respinte. Questa modifica è stata pensata per contrastare le richieste presentate in mala fede da parte di occupanti abusivi che non hanno alcuna intenzione di utilizzare il marchio a fini commerciali.
- Nei casi in cui l’occupazione abusiva è evidente, i tribunali cinesi e il China National Intellectual Property Administration (CNIPA) hanno sempre più spesso emesso sentenze a favore dei legittimi proprietari dei marchi.
Stato di notorietà del marchio:
- Se un marchio straniero è riconosciuto come un marchio ben noto in Cina, CNIPA può bloccare le domande presentate da usurpatori che tentano di registrare marchi uguali o simili, anche se il marchio non è registrato. Tuttavia, ottenere lo status di marchio notoriamente conosciuto in Cina è difficile, poiché richiede la prova di un uso significativo e di una buona reputazione in Cina, non solo a livello internazionale.
Registrazione difensiva:
- Per evitare Trademark Squatting, le aziende straniere sono incoraggiate a registrare i propri marchi in Cina il prima possibile, anche se non pianificate un ingresso immediato sul mercato. Ciò include la registrazione non solo della versione inglese, ma anche delle traslitterazioni cinesi o delle versioni in caratteri cinesi del marchio.
Negoziazione e acquisto:
- Se l’occupazione abusiva è già avvenuta, alcune aziende straniere scelgono di negoziare con l’occupante e acquistare il marchio, spesso pagando somme ingenti. Questa è talvolta considerata la via più rapida per risolvere il problema, sebbene non sia una soluzione ideale.

“Patent Squatting” in Cina

Patent Squatting si riferisce alla pratica di depositare domande di brevetto per invenzioni o tecnologie già brevettate o sviluppate altrove, ma non ancora depositate in Cina. Gli occupanti abusivi sfruttano il sistema brevettuale cinese del “primo a depositare”, simile al sistema dei marchi, in cui i diritti di brevetto vengono concessi alla prima persona che deposita una domanda, indipendentemente dall’effettiva invenzione o dal suo utilizzo.

– Tipi di “Patent Squatting”:

Invenzioni straniere non depositate in Cina: gli speculatori monitorano i depositi di brevetti esteri e depositano rapidamente brevetti equivalenti in Cina se l’azienda straniera non lo ha già fatto. Ciò può impedire all’inventore straniero di entrare nel mercato cinese o di utilizzare la propria tecnologia in quel paese.
Miglioramenti tecnici o modifiche minori: gli occupanti abusivi possono depositare brevetti su miglioramenti tecnici o modifiche minori a invenzioni straniere, rivendicando diritti su tali “miglioramenti”.

– Sfide poste da “Patent Squatting”:

Blocco dell’ingresso nel mercato: gli occupanti abusivi possono impedire alle aziende straniere di utilizzare le proprie tecnologie in Cina, costringendole ad affrontare costose battaglie legali o a pagare gli occupanti abusivi.
Estorsione: a volte gli occupanti abusivi aspettano che un’azienda straniera entri nel mercato cinese e poi chiedono somme esorbitanti affinché l’azienda continui a utilizzare la sua tecnologia.
Produzione locale ed esportazioni: le aziende straniere che producono beni in Cina potrebbero trovarsi nell’impossibilità di esportarli se un occupante abusivo detiene un brevetto locale per la tecnologia in questione.

– Rimedi legali per “Patent Squatting”:

Procedimento di invalidazione:
- Se un occupante abusivo registra un brevetto, l’inventore legittimo può presentare una richiesta di invalidazione del brevetto al Patent Reexamination Board (PRB) ai sensi della legge CNIPATra i motivi di invalidazione possono rientrare la mancanza di novità o l’ovvietà, qualora il brevetto si basi su un’invenzione già nota.
Principio del primo depositato e diritti di utilizzo precedente:
- Il sistema brevettuale cinese si basa sul principio del “primo a depositare”, quindi chi deposita per primo la domanda di brevetto in genere ottiene i diritti. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile invocare il diritto di utilizzo precedente. Se il legittimo inventore riesce a dimostrare di aver utilizzato la tecnologia in Cina prima della data di deposito della domanda da parte di chi la utilizza abusivamente, può conservare diritti limitati per continuare a utilizzare l’invenzione.
Revisione dei brevetti e contenzioso:
- Una volta concesso un brevetto, questo può essere contestato tramite ricorso amministrativo o azione legale presso i tribunali cinesi specializzati in brevetti. L’azienda straniera deve presentare prove di precedenti depositi di brevetto o di anteriorità per invalidare il brevetto del titolare abusivo.
Licenze di non utilizzo e obbligatorie:
- Se l’occupante abusivo non fa uso commerciale del brevetto entro tre anni dalla registrazione, questo può essere soggetto a licenza obbligatoria o a cancellazione per mancato utilizzo.
Deposito difensivo del brevetto:
- Come per i marchi, è possibile presentare una richiesta di difesa.EY trading Patent SquattingLe aziende straniere dovrebbero depositare i brevetti per le loro invenzioni in Cina il prima possibile, preferibilmente contemporaneamente ai depositi internazionali.
- Presentare una domanda ai sensi del PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) può essere un modo efficace per estendere la protezione brevettuale alla Cina.

Principali questioni legali:

Patent Law Emendamenti (2021): Recenti emendamenti alla legge cinese Patent LawLe modifiche in vigore da giugno 2021 mirano a rafforzare la tutela dei titolari di brevetti e a potenziare i meccanismi di applicazione. Tali aggiornamenti includono disposizioni relative al risarcimento dei danni punitivi in caso di violazione intenzionale di brevetti e normative più severe per le domande di brevetto presentate in mala fede.
Mentre entrambi Trademark Squatting e Patent Squatting pongono sfide significative per le aziende straniere, le recenti riforme legali in Cina hanno cercato di migliorare la situazione. Gli emendamenti alla Trademark Law E Patent Law, così come le disposizioni in materia di mala fede e le procedure ampliate di cancellazione e opposizione, sono passi nella giusta direzione.
Tuttavia, il sistema “primo a depositare” in Cina richiede strategie proattive di protezione della proprietà intellettuale. Per le aziende che intendono entrare nel mercato cinese o che già vi operano, una registrazione tempestiva e completa di marchi e brevetti (incluse traduzioni e piccole variazioni) è fondamentale per salvaguardare la proprietà intellettuale ed evitare problemi di appropriazione indebita.

Strategie chiave per le aziende straniere:

Registrate per tempo: registrate marchi e brevetti in Cina il prima possibile, anche prima di entrare nel mercato cinese.
Monitorare i depositi: tenete d’occhio le domande di registrazione di marchi e brevetti in Cina per individuare eventuali tentativi di appropriazione indebita.
Avvaletevi di consulenti locali: rivolgetevi ad avvocati o agenti cinesi specializzati in proprietà intellettuale per gestire efficacemente le procedure di deposito e di opposizione/annullamento.
Azioni difensive: valutate la possibilità di registrare varianti o traduzioni del vostro marchio e di depositare brevetti per tutte le tecnologie chiave.