지식재산권(IPR) 스쿼팅

“특허 스쿼팅” 및 “상표 스쿼팅”(종종 “IPR 스쿼팅”이라고도 함)은 개인이나 기업이 합법적인 소유자나 발명가가 등록할 기회를 갖기 전에 특허나 상표(일반적으로 유명한 외국 기업의 것)를 먼저 등록하는 관행을 의미합니다. 이는 종종 법적 분쟁, 정당한 소유자에 대한 갈취, 또는 중국 시장 진출을 시도하는 외국 기업들의 어려움으로 이어집니다.

중국에서의 “상표 스쿼팅”

“상표 스쿼팅”은 개인이나 법인(주로 실제 브랜드 소유자와 관련이 없는 자)이 실제 소유자에게 되팔거나 중국 내 사용을 막기 위해 유명하거나 등록되지 않은 외국 상표를 미리 등록하는 경우를 말합니다. 이는 아직 중국 내 상표 등록은 하지 않았으나 중국 시장 진출을 계획 중인 외국 기업들에 특히 문제가 됩니다.

– 발생하는 이유:

• 중국은 상표 등록에 있어 “사용주의”가 아닌 “선출원주의”를 채택하고 있습니다. 이는 브랜드와 사전 관계가 없거나 상업적으로 사용한 적이 없더라도, 가장 먼저 상표를 등록한 사람이 일반적으로 법적 소유자가 된다는 것을 의미합니다.

• 스쿼터들은 이 시스템을 악용하여 실제 브랜드 소유자가 등록하기 전에 외국 상표를 미리 등록한 뒤, 소유권을 돌려주는 대가로 거액을 요구합니다.

– “상표 스쿼팅”의 일반적인 사례:

• 중국에 진출하는 외국 브랜드: 외국 기업이 아직 중국으로 확장하지 않아 브랜드가 등록되지 않은 상태일 수 있습니다. 스쿼터들이 이 이름을 먼저 등록하면 기업은 상표를 되찾기 위해 거액을 지불하거나 해당 브랜드를 사용할 수 없게 됩니다.

• 브랜드 철자 오류 또는 변형: 스쿼터들은 종종 유명 외국 브랜드의 철자를 틀리게 하거나 변형한 이름을 등록합니다.

• 유명인 및 개인 이름: 스쿼터들은 외국 유명인이나 공인의 이름을 제품에 사용하기 위해 등록합니다.

– “상표 스쿼팅”에 대한 법적 구제 수단:

중국의 Trademark Law는 스쿼팅을 막기 위해 수년간 개선되어 왔으나 여전히 과제가 남아 있습니다. 몇 가지 법적 구제 수단은 다음과 같습니다:

1. 이의 제기 및 취소 절차:

   • 기업은 스쿼터의 상표가 등록되기 전에 공고 기간(보통 3개월) 동안 이의를 제기하여 신청을 막을 수 있습니다.

   • 스쿼터가 성공적으로 상표를 등록한 경우, 정당한 소유자는 불사용(스쿼터가 3년 이내에 상표를 사용하지 않는 경우) 또는 악의(스쿼터가 악의적으로 출원했음을 증명할 수 있는 경우)를 근거로 취소 소송을 제기할 수 있습니다.

2. 악의 조항:

   • Trademark Law는 2019년에 개정되어 악의적 출원을 억제하기 위한 더 명확한 조항을 도입했습니다. 동법 제4조는 실제 사용 의도가 없는 출원은 거절되어야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 상업적 사용 의도가 없는 스쿼터들의 악의적인 출원을 겨냥한 것입니다.

   • 스쿼팅이 명백한 경우, 중국 법원과 CNIPA는 정당한 브랜드 소유자의 손을 들어주는 판결을 점점 더 많이 내리고 있습니다.

3. 저명 상표 지위:

   • 외국 상표가 중국에서 저명 상표로 인정받으면, CNIPA는 상표가 등록되지 않았더라도 동일하거나 유사한 상표를 등록하려는 스쿼터들의 신청을 차단할 수 있습니다. 그러나 중국에서 저명 상표 지위를 얻는 것은 국제적 인지도뿐만 아니라 중국 내에서의 상당한 사용 및 명성에 대한 증거를 요구하므로 어렵습니다.

4. 방어적 등록:

   • 상표 스쿼팅을 피하기 위해 외국 기업은 즉각적인 시장 진입 계획이 없더라도 중국에서 상표를 가능한 한 빨리 등록할 것을 권장합니다. 여기에는 영어 버전뿐만 아니라 중국어 음역이나 한자 버전의 상표를 등록하는 것도 포함됩니다.

5. 협상 및 구매:

   • 이미 스쿼팅이 발생한 경우, 일부 외국 기업은 스쿼터와 협상하여 상표를 구매하기로 선택하는데, 종종 거액을 지불하게 됩니다. 이것이 가장 빠른 해결책으로 간주되기도 하지만, 이상적인 해결책은 아닙니다.

중국에서의 “특허 스쿼팅”

특허 스쿼팅은 이미 다른 곳에서 특허를 받았거나 개발되었지만 중국에는 출원되지 않은 발명이나 기술에 대해 특허 출원을 하는 관행을 의미합니다. 스쿼터들은 상표 시스템과 마찬가지로 중국의 “선출원주의” 특허 시스템을 이용하는데, 이는 실제 발명이나 사용 여부와 상관없이 가장 먼저 출원한 사람에게 특허권이 부여되는 시스템입니다.

– “특허 스쿼팅”의 유형:

• 중국에 출원되지 않은 외국 발명: 스쿼터들은 외국 특허 출원을 모니터링하다가 외국 기업이 아직 중국에 출원하지 않았다면 신속하게 동일한 특허를 중국에 출원합니다. 이는 외국 발명가가 중국 시장에 진출하거나 현지에서 자신의 기술을 사용하는 것을 막을 수 있습니다.

• 기술적 개선 또는 경미한 수정: 스쿼터들은 외국 발명에 대한 경미한 기술적 개선이나 수정에 대해 특허를 출원하고, 이러한 “개선”에 대한 권리를 주장할 수 있습니다.

– “특허 스쿼팅”이 제기하는 과제:

• 시장 진입 차단: 스쿼터들은 외국 기업이 중국에서 자신의 기술을 활용하지 못하게 하여, 기업들이 비용이 많이 드는 법적 싸움을 벌이거나 스쿼터에게 돈을 지불하게 만들 수 있습니다.

• 갈취: 스쿼터들은 때때로 외국 기업이 중국 시장에 진출할 때까지 기다렸다가 해당 기업이 계속 기술을 사용하려면 엄청난 비용을 지불하라고 요구합니다.

• 현지 제조 및 수출: 중국에서 제품을 생산하는 외국 기업들은 스쿼터가 해당 기술에 대한 현지 특허를 보유하고 있을 경우 제품을 수출하지 못하는 상황에 처할 수 있습니다.

– “특허 스쿼팅”에 대한 법적 구제 수단:

1. 무효 심판 절차:

   • 스쿼터가 특허를 등록하면 정당한 발명가는 CNIPA 산하 특허심판원(PRB)에 특허 무효 심판을 청구할 수 있습니다. 특허가 이미 알려진 발명에 기반한 것이라면 신규성 결여나 진보성 부재 등이 무효 사유가 될 수 있습니다.

2. 선출원주의 및 선사용권:

   • 중국 특허 시스템은 선출원주의를 기반으로 하므로 가장 먼저 출원한 당사자가 일반적으로 권리를 갖습니다. 그러나 경우에 따라 선사용권을 주장할 수 있습니다. 정당한 발명가가 스쿼터의 출원일 이전에 중국에서 기술을 사용했음을 증명할 수 있다면, 발명을 계속 사용할 수 있는 제한된 권리를 유지할 수 있습니다.

3. 특허 검토 및 소송:

   • 특허가 부여되면 행정 검토나 중국 특허 법원에서의 소송을 통해 이를 이의 제기할 수 있습니다. 외국 기업은 스쿼터의 특허를 무효화하기 위해 더 빠른 특허 출원 증거 또는 선행 기술을 제시해야 합니다.

4. 불사용 및 강제 실시권:

   • 스쿼터가 등록 후 3년 이내에 특허를 상업적으로 이용하지 않는 경우, 강제 실시권 설정이나 불사용으로 인한 취소 대상이 될 수 있습니다.

5. 방어적 특허 출원:

   • 상표와 마찬가지로, 방어적 출원은 특허 스쿼팅을 예방하는 핵심입니다. 외국 기업은 국제 출원과 동시에 또는 그보다 더 빨리 중국에 특허를 출원해야 합니다.

   • PCT(특허협력조약) 출원은 중국까지 특허 보호 범위를 확장하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다.

핵심 법적 이슈:

• Patent Law 개정(2021년): 2021년 6월에 발효된 개정 Patent Law는 특허 소유자에 대한 보호를 강화하고 집행 메커니즘을 개선하고자 했습니다. 이러한 업데이트에는 고의적인 특허 침해에 대한 징벌적 손해배상 조항과 악의적인 특허 출원에 대한 보다 엄격한 규제가 포함되어 있습니다.

• 상표 스쿼팅과 특허 스쿼팅 모두 외국 기업들에 큰 어려움을 주지만, 중국의 최근 법적 개혁은 상황을 개선하고자 노력하고 있습니다. Trademark Law 및 Patent Law 개정, 그리고 악의 조항과 확대된 취소 및 이의 제기 절차 등은 올바른 방향으로 나아가는 단계들입니다.

• 그러나 중국의 선출원주의 시스템은 사전적인 지식재산권 보호 전략을 필요로 합니다. 시장 진입을 고려 중이거나 이미 중국에서 운영 중인 기업들에게는, 지식재산권을 보호하고 스쿼팅 문제를 피하기 위해 (번역 및 경미한 변형을 포함하여) 조기에 종합적으로 상표 및 특허를 등록하는 것이 매우 중요합니다.

외국 기업을 위한 핵심 전략:

• 조기 출원: 중국 시장 진출 전이라도 가능한 한 빨리 상표와 특허를 중국에 등록하십시오.

• 출원 모니터링: 중국 내 상표 및 특허 출원을 지속적으로 주시하여 잠재적인 스쿼팅 시도를 식별하십시오.

• 현지 변호사 고용: filings 및 이의 제기/취소 절차를 효과적으로 처리하기 위해 중국 지식재산권 전문 변호사나 대리인을 선임하십시오.

• 방어적 출원: 상표의 변형이나 번역을 등록하고 모든 핵심 기술에 대해 특허를 출원하는 것을 고려하십시오.